殷士凯 | 企业出海专利纠纷应对经验分享

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2023年4月12日，在众多知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，由知链众象主办、YIP Events & 知产前沿新媒体承办的“企业海外知识产权保护与风险防控专题线下研讨会”在上海天禧嘉福璞缇客酒店顺利召开，本次活动吸引了线上与线下近250位从业者参与，与会嘉宾们深入分析当前我国企业的出海形势，就企业国际专利申请策略、企业出海尽职调查注意事项、海外知识产权纠纷应对及应诉策略等话题进行深入交流与探讨，现场气氛热烈。

会上，乐歌人体工学科技股份有限公司知识产权总监殷士凯以乐歌人体工学近年来经历的知识产权典型案例为引，分享了企业海外品牌建设、知识产权合规体系建设的心得经验，为大健康行业的企业海外应诉、应对337调查等事项提供了切实参考。知产前沿新媒体现将殷总监的发言内容整理成文，供知识产权从业人员学习交流。

如需观看本次直播回顾，请点击下方“阅读原文”。

乐歌致力于以机、电、软一体化的智能升降技术为核心，打造创新家居生活与办公方式，为全球用户提供更加健康、舒适、安全、高效的整体智能解决方案，公司主要有智能升降家居和公共海外仓两大业务板块。乐歌的未来发展方向是全球化、数字化、平台型、创新型。

本次会议，殷士凯先生以乐歌为例，为大家分享企业出海专利纠纷的应对经验。

一、乐歌的全球化布局及海外品牌建设

（一）乐歌的分/子公司设立情况

乐歌在全球共有36家分/子公司，分为全球化制造、全球化贸易、公共海外仓和信息技术业务四个板块。

其中，全球化制造板块的分/子公司设立在浙江、广西和越南。全球化贸易板块的分/子公司设立在宁波、美国、日本、菲律宾和香港等地。公共海外仓设立在美国、欧洲等地。

（二）乐歌自主品牌产品销售情况

乐歌自主品牌升降桌在美、欧、日等国家的线上销售稳居第一。公司拥有基于互联网自主品牌销售带来的广泛和长期的数据分析积累和深刻的用户洞察，业务遍布全球75个国家和地区，优质的产品与上乘的服务得到全球五百强客户的信赖。

乐歌的海外品牌也获得了诸多殊荣，包括最受美国机构买家欢迎的中国知名品牌、品牌出海亚马逊转型先锋、年度最受欢迎海外消费者欢迎中国品牌、全球跨境电商新势力新锐品牌TOP50。

（三）乐歌海外电商发展情况

乐歌2015年开始做海外电商，主要平台为亚马逊和自主独立站。自建全球10个独立站，邮件和社媒订阅人数超58万。产品主要为升降桌、升降工作台、人体工学椅、置物架等。乐歌月均流量约为500万，B2B客户达到16万以上。

从OEM到ODM，再到自主品牌之路充满挑战。在海外做终端产品销售，就是市场上直面竞争，必须要做到知识产权合规经营。专利是市场竞争的手段，在品牌出海的经营过程中，专利纠纷是不可避免的。

二、案例分享与经验总结

（一）2017年VA公司337调查

2017年3月30日，美国Varidesk公司向USITC申请对乐歌发起337调查，认为乐歌及关联公司的一种高度可调节升降台产品侵犯其所属US9554644专利第1-27,29,30和33-36权利要求中的至少一项，并请求USITC对乐歌进口到美国境内、为进口而销售和/或进口后在美国境内销售被控产品的行为展开337调查；并签发有限禁止令，禁止乐歌的侵权产品进入美国市场。

2017年3月30日，Varidesk同时就“644”专利向德克萨斯州北区联邦法院提起专利诉讼案，请求法院判决乐歌停止侵权并赔偿损失。鉴于此次337调查与专利诉讼的相关性，乐歌申请德克萨斯州北区联邦法院中止本次专利诉讼案的审理，待USITC作出相关裁决后恢复审理。

乐歌在收到中国商务部贸易救济司发出的关于337调查的警示函后，立即确定了积极应对337调查的决策。2017年5月2日，乐歌与美国Greenberg Traurig 律师事务所和北京中伦律师事务所联合组成的律师团队签署了《委托协议》，正式委托律师团队积极展开应诉。

2017年5月22日，乐歌正式向USITC提交了答辩意见。2017年6月27号GT律师已向美国专利商标局针对“644”专利提起无效宣告程序。

此外，为积极应对本次争议，乐歌分别于2017年5月19日、2017年5月23日针对Varidesk公司实际控制人丹尼尔.G.弗拉诃蒂作为发明人的两项中国专利向中国国家知识产权局提起专利无效宣告程序。

最终，乐歌应对措施取得积极的智效能果办，公经双方多次和解谈判，乐歌与Varidesk公司最终达成和解，USITC已出具裁定确认乐歌涉及的337调查程序终结。同时，Varidesk公司撤销了针对乐歌向德克萨斯州北区联邦法院提起的专利诉讼案。乐歌向美国专利商标局撤回对Varidesk涉案专利的无效宣告程序以及撤销了针对Varidesk公司实际控制人发明的两项中国专利向中国国家知识产权局提起的专利无效宣告程序。乐歌除与Varidesk公司签署《和解协议》外，就《和解协议》不存在附加条件或乐歌的其他义务。

从该案例中可以总结出以下两点经验：

第一，公司在日常专利监控中监控Va公司的专利，US9554644专利为其在2012年母案专利申请的延续案，该公司针对该母案陆续提延续案专利申请，公司在产品开发前对其现有延续案的权利要求进行分析，并做规避设计，对其前4个同族专利均不侵权。并针对该专利结构做产品线扩展，研发出多种不同结构类型的产品。

第二，US9554644专利公开时，乐歌专利团队对该专利申请做了检索分析，提前准备了对比文件以及评述该专利创造性的理由和证据。因此公司在面对诉讼时，反应迅速，沉着应对，积极合谈，取得和解。

（二）2020年Versa公司337调查

2020年美国时间7月20日，Versa Products Inc.依据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控乐歌对美出口、在美进口或在美销售的升降桌产品及其组件(Height-Adjustable Desk Platforms and Components Thereof)侵犯其10485336号专利，请求ITC发起337调查。2020年8月24日，USITC正式立案受理本案调查。

2020年9月初，乐歌与美国Squire Patton Boggs (US) LLP和Goodwin Procter LLP律师事务所、北京中伦律师事务所联合组成的律师团队签署了《委托协议》，正式委托律师团队积极展开应诉，负责该案的初始答辩、非侵权分析、无效比对、证据开示（包括证据收集、证人交叉质询、法律文书沟通）和专家报告等重要工作。其中非侵权分析、无效比对，由公司专利团队提供对比文件和分析报告，由公司律师翻译整理后提供给合作律师，整个案件进程由公司律师把控。

在乐歌讨论分析案件的过程中，有宁波知识产权保护中心、市场监督管理局专利执法处、宁波中院的专家第一时间和乐歌一起开会讨论该案情，并且知识产权保护中心还帮助做检索分析，其分析结论和乐歌内部专利团队做出的结论一致，有了专家们的检索分析加持，极大增加了乐歌应诉的信心。

乐歌的应对措施取得了积极的效果，Versa公司后于2020年10月22日向USITC提交申请书，主动申请终止本次337调查。USITC于2020年11月18日作出终裁，结束本案调查。

基于本案，我们可以总结如下经验：

应对诉讼需要有专业的专利团队在专利监控和检索分析上提供技术支持；
必要时要关注共同被告，联系积极应诉的被告，建立应诉联盟，可以分享资源和费用；
有条件的情况下，可以国内和国外律师联合代理，由国内律师把控案件节奏可以适当节省费用。

（三）FS24固定车库架产品律师函

2022年2月3日，乐歌收到JS Products公司发来的律师函指出我司FS24固定车库架产品涉嫌专利侵权。相关专利有：CN106175134B，US9924797B2，US10149541B2，US10506880B2，US10806258B2。这5项专利为同族专利，专利的保护点大致在于固定置物架的侧边的两个立柱之间设置有“Z”型的折叠支撑件，且至少两个支撑件之间部分重叠。