9月17号上午，中国贸促会专利商标事务所申请二处副处长林远成围绕“审查指南修改关于创造性判断问题”做了精彩的主题分享，林远成先生，来自中国贸促会专利商标事务所，国际保护知识产权协会的会员，首都专利代理师资库的讲师，在专利代理行业有13年的从业经验，并在生物、化学和医药领域拥有深厚的技术背景。

知产前沿新媒体将此次主题分享整理成文供医药企业知识产权从业人员参考学习。

图1. 《专利审查指南》（2010）的六次修改

当前专利局进行专利审查所依据的仍然是《专利审查指南》（2010）。自2010年2月1日起施行以来到现在，该版审查指南已经历过大大小小共六次的修改，其中有三次修改与生化医药领域的专利审查息息相关，分别是：

①2017年4月1日（局74号令），修改了关于补充实验数据的审查标准；

②2019年11月1日（局328号令），修改了关于涉及人胚胎和人胚胎干细胞的专利的审查标准，澄清了创造性判断过程中发明实际解决的技术问题的确定规则；

③2021年1月15日（局391号令），修改了生化领域发明专利申请的新创性审查标准，涉及化合物、基因、蛋白、载体、抗体、转化体等，并对补充实验数据的审查标准进行了完善。

今年八月，《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》面向社会公布，征求意见稿对专利申请的实质审查部分尤其是创造性审查这方面的改动比较小，预计未来对创造性的审查还是沿用21年1月修改的版本内容。

一、创造性的审查

1.案例1：化合物专利无效案

图2. 替格瑞洛案

在探讨创造性审查问题之前，分享嘉宾先回顾了“替格瑞洛案”中的一些审理要点。在本案中，对比文件中公开的已知化合物与专利化合物在整体结构上比较接近，但存在两个区别特征，一是在苯环上已知化合物的取代基为氯，而专利化合物的取代基则是二氟；二是已知化合物的五元环上是-C(O)NH2，而专利化合物的五元环上则为-OCH2CH2OH。

对该化合物创造性的判定，专利复审委员会和二审法院存在不同观点。复审委员会认为，对于结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果，否则不具备创造性。首先，苯基上卤素原子的取代属于本领域技术人员的常规基团替换；其次，在药物化合物的设计中，取代基-C(O)NH2或-OCH2CH2OH均被大量用于对母体化合物的结构修饰，这种基团替换属于本领域技术人员的常规技术手段；另外，这些替换未取得预料不到的技术效果。因此，复审委员会认定该专利不具有创造性。

但是，法院在二审中却推翻了这一认定，提出对技术特征的理解应当结合其所在的整体技术方案，不能脱离技术方案的整体而对某一技术特征进行单独的考虑。二审法院认可苯基上卤素原子的取代的确属于本领域技术人员的常规选择，但专利权利要求中将本属于不可变的骨架部分的羰基纳入可变基团，违背了本领域技术人员的通常认知，普通技术人员没有动机将已知化合物中的羰基替换为其他基团。因此，专利化合物在结构上与已知化合物的结构具有显著的差异。据此，法院判决认定该化合物专利具有创造性，并且没有再对化合物是否具有预料不到的技术效果展开论述。

图3 替格瑞洛案复审委与二审法院的认定思路

通过复盘这个案件，还是可以发现复审委员会和法院在审查专利创造性问题上的相同与区别。一方面，两者的审理思路大致相同，都是先审查区别技术特征的显著性，再审查发明技术效果的显著性，但另一方面，本案之所以会产生截然不同的结论，这也是两者的审查侧重点有所不同，复审委员会非常看重技术效果，而法院侧重于发明构思的审查，所以在本案中法院对结构上的区别特征会有更客观、合理的认定。

2.专利审查指南的修改

此次审查指南的修改很好地回应了前述案例复审委员会与法院审理侧重点存在的差异。

2.1化合物创造性的审查（第二部分第十章第6.1节）

一方面，2021年修改的审查指南强调了化合物创造性审查过程中“三步法”的主导地位，更加突出结构差异的审查。在修改前的版本中，针对化合物的创造性审查，审查指南规定如下：“结构上与已知化合物不接近的、有新颖性的化合物，并有一定用途或者效果，审查员可以认为它有创造性而不必要求其具有预料不到的用途或者效果”。而在修改后的版本中，审查指南则要求：判断化合物的创造性，第一步要确定专利化合物与最接近现有化合物是否存在结构差异，第二步再确定这种结构差异实际解决的技术问题，然后第三步是判断现有技术是否给出解决该技术问题的技术启示。也就是说，修改后的版本进一步突出了“三步法”的审查原则，强调了对化合物结构差异的审查。

另外一方面，修改后的审查指南将预料不到的技术效果作为创造性判断的辅助要素。在判断化合物的创造性时，如果其具有意料不到的技术效果，就反映该化合物是非显而易见的，而不需要再去判断其与现有化合物的结构差异了。

2.2抗体的创造性审查（第二部分第十章第9.4.2节）

2021年修改的审查指南对抗体的创造性审查的修改思路与前述化合物创造性审查思路的转变相一致。

修改前的版本中对抗体创造性的审查是这样记载的：“如果抗原是已知的，并且很清楚该抗原具有免疫原性……，那么该抗原的单克隆抗体的发明不具有创造性。但是，如果该发明进一步由其他特征等限定，并因此使其产生了预料不到的效果，则该单克隆抗体的发明具有创造性”。不难看出，在审查指南修改前，专利审查部门非常看重审查抗体技术效果的显著性。

而在修改后的审查指南中则是更加突出审查结构差异的显著性，然后再审查技术效果的显著性（即拥有预料不到的技术效果）。

修改后的审查指南首先规定：“如果抗原体是已知的，采用结构特征表征的该抗原的单克隆抗体与已知单克隆抗体在决定功能和用途的关键序列上明显不同，且现有技术没有给出获得上述序列的单克隆抗体的技术启示，且该单克隆抗体能够产生有益的技术效果，则该单克隆看题的发明具有创造性”。这体现出结构差异在判断抗体创造性上的重要地位。

修改后的审查指南进一步规定：“如果抗原是已知的，并且很清楚是该抗原具有免疫原性……，那么仅用该抗原限定的单克隆抗体的发明不具有创造性。但是，如果该发明进一步由分泌该抗原的单克隆看题的杂交瘤限定，并因此使其产生了预料不到的效果，则该单克隆抗体的发明具有创造性”。亦即，当在结构上无法确认抗体的区别特征时，如果该抗体产生了预料不到的技术效果，也可以被认定具有创造性。

对比修改前后的审查指南，在抗体创造性审查方面，不仅仅是厘清了审查思路，而且更重要的是，审查尺度也发生了实质上的变化。下面结合两个案例予以说明。

2.2.1案例2：抗体专利申请复审案

在案例2中，涉案抗体专利申请的权利要求1记载了“一种在体内具有抗肿瘤活性的抗人TROP-2的抗体，(a)所述抗体的H链V区域的CDR1～3的氨基酸序列分别依次为序列号36～38所示的氨基酸序列、和所述抗体的L链V区域的CDR1～3的氨基酸序列分别依次为序列号41～43所示的氨基酸序列”。审查员检索的对比文件1公开了抗人TROP-2单克隆抗体AR47A6.4.2，并表征了各种活性。据此，审查员驳回了该专利申请。

在该案的复审程序中，复审委员会认为，如果抗原是已知的，并且很清楚该抗原具有免疫原性，且该抗原的单克隆抗体没有产生预料不到的效果，那么该抗原的单克隆抗体的发明不具备创造性。最终，复审委员会维持了该抗体专利申请的驳回决定。该复审决定在2021年审查指南修改前作出的。

2.2.2案例3：抗体专利申请复审案

在案例3中，涉案抗体专利申请的权利要求1记载了“一种抗PD-1人源化单克隆抗体，包含轻链和重链，其特征在于，轻链的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示，重链的氨基酸序列如SEQ ID NO.4或SEQ ID NO.6所示”。审查员检索的对比文件1公开了抗PD-1人源化单克隆抗体h409A16和h409A11等，并表征了各种活性。据此，审查员驳回了该专利申请。

在该案的复审程序中，复审委员会依据修改后的审查指南，认为：“如果现有技术没有给予本领域技术人员在获得具有所期望活性的单克隆抗体时采用请求保护的特定结构的技术启示，那么权利要求要求保护的单克隆抗体就是非显而易见的，具有突出的实质性特点”，并据此作出了撤销驳回决定的复审决定。

2.3小结

2021年的专利审查指南修改对于生化医药领域专利的创造性审查主要突出两个方面：其一，强调“三步法”审查的主导地位，审查区别技术特征的显著性；其二，明确“预料不到的技术效果”是创造性判断的辅助因素。

具体到化合物专利，其修改重点是理顺化合物创造性的审查思路。而对于单克隆抗体而言，修改后的审查指南不仅理顺了单克隆抗体创造性的审查思路，而且使得创造性的判断标准发生了实质性变化。

二、补充实验数据的审查

1.专利审查指南的修改

图4 专利审查指南的修改

到目前为止，《专利审查指南》（2010）就补充实验数据的审查问题进行了两次修改，就该问题有三个不同版本的规定。2010年版的第二部分第十章第3.4节对此的规定是，不接受权利人申请日之后补交的实施例和实验数据。而2017年版的第二部分第十章第3.5节对此问题的规定则变为：“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

2021年版的审查指南第二部分第十章第3.5节则在2017年版的基础上增加了限定条件，即要求“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款（创造性）、第二十六条第三款（专利说明书公开充分）等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查”。而对于专利法第二十六条第四款（即权利要求书是否能够得到说明书的支持）的情况，可否接受补充实验数据呢？该问题在修改后的审查指南中并未予以明确，在实务中也存在着争议。除此之外，2021年版的专利审查指南还按照上述审查原则，给出了涉及药品专利申请补交实验数据的审查案例。那么，这些审查案例适合可以应用推广至其他技术领域呢？国家知识产权局在专利审查指南中的表述并未予以明确，嘉宾也认为这些问题尚需在实务中加以探讨，推测国家知识产权局对此也是持一种谨慎观望的态度，可能在后续根据具体的审查实践予以调整或修改。

至于如何理解“补交实验数据所证明的技术效果……能够从专利申请公开的内容中得到”？嘉宾列举了下述三种情况，并结合案例予以了阐释：（1）拟证明的技术效果是说明书中已经提供实验证据明确证实的；（2）拟证明的技术效果是说明书中明确记载但未提供实验证据予以证实的；（3）拟证明的技术效果在说明书中不仅没有实验证据予以证实，而且也没有明确的文字记载，仅仅是根据说明书记载的内容隐含公开、可以推断的技术效果。

2.案例4：可药用盐晶型专利无效案

2020年11月，在专利复审委员会审理的一起专利无效案中，涉案晶型专利说明书发明内容记载道：“本发明的盐还可在工业规模下以高纯度被很好地分离和回收……特别优选盐酸盐，因为其可以最高收率和最高纯度被制得。单盐酸盐的另一个优点是其可采用标准的溶剂和反应条件被容易地制得”。但说明书中的实施例并未提供纯盐度的测量方法和相关实验数据。在专利无效审查过程中，权利人提交了补充实验数据，用于证明单盐酸盐I型晶型具有明显更高的纯度。

对此，复审委员会合议组首先肯定了“说明书中记载的任何技术效果均是判断权利要求是否具备创造性的事实基础”，但对于说明书有记载但无具体实验数据的技术效果这种情况，合议组提出：“如果本领域技术人员结合说明书的整体内容，能够确信专利权人在申请日前已经关注该技术效果且应当已经针对该技术效果进行了研究，该技术效果根据说明书公开的内容可以得到，则专利权人基于审查需要在申请日后补充相应实验证据的，该实验证据可以被纳入考虑，作为证明发明所能获得的技术效果的依据”。亦即，补充实验数据的接受是需要有前提条件的，必须是本领域技术人员可以合理确信，且在说明书中可以得到，国家知识产权局才可以考虑接受。

最终，合议组根据说明书中记载的内容认定，专利权人在申请日前已经关注并且研究了补充实验数据拟证明的技术效果（单盐酸盐I型晶型的高纯度），并据此接受了补充实验数据。

3.案例5：化合物晶型专利无效案

该案历经专利无效审查、法院一审和二审程序，在2020年10月作出了终审判决，稍早于案例4。涉案晶型专利说明书在背景技术部分记载：“所述化合物作为P2T受体(P2YADP或P2TAc)拮抗剂呈现出高的效能。并且还具有令人惊讶的高代谢稳定性和生物可利用率”。在无效审理过程中，权利人提交了补充实验数据，用于证明专利化合物的代谢稳定性更高。

2019年2月，一审法院并不接受补充实验数据，认为补充实验数据所证明的技术效果不能够从专利申请公开的内容中得到。主要基于以下几点理由：

①实验数据是在本专利的申请日后完成的；

②说明书仅在背景部分提及了代谢稳定性，其他部分均未再提及，亦未给出任何有关代谢稳定性的实验数据；

③本领域技术人员无法确认本专利具有高代谢稳定性等的技术效果。

而在二审过程中（2020年10月），最高院却接受了补充实验数据，其认为：首先，说明书“背景技术”明确记载了补充实验数据的待证事实（高代谢稳定性）；其次，补充实验数据并非用于克服原专利申请文件的内在缺陷（并非独立证明原专利申请文件中未予公开的内容），而是用于证明待证事实（高代谢稳定性）的真实性。

该案中，最高院对是否应当采纳补充实验数据进行了一番经典论述。最高院特别明确：对于在申请日之后提交的补充实验数据，应当予以审查，但这并不意味补充实验数据当然可以被接受，其判断原则是：（1）原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实（积极条件）；（2）申请人不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷（消极条件）。在满足了这两个条件的基础上，补充实验数据应当予以接受。

进一步，对于“不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷”，应当作何理解呢？最高院如是解释道：“补充实验数据通常应当通过证明原专利申请文件明确记载或者隐含公开的待证事实具备真实性，进而对申请人或者专利权人最终要证明的法律要件事实起到补充证明作用。补充实验数据并非独立证明原专利申请文件中未予公开的内容，进而克服原专利申请文件自身公开不充分等内在缺陷。”

4.小结

图5 专利审查指南的修改

通过复盘和对比前述两个经典案例，不难发现最高院对于接受补充实验数据的条件更加宽松，只要待证技术效果在申请文件明确记载或者隐含公开，其后提交的、用于补充证明待证事实的补充实验数据是可以被纳入进考虑的。

另外，也特别注意到：最高院在案例5中作出的精彩论述早于案例4无效决定的作出时间。尽管最高院的这番论述对于实务界的影响颇深，但国家知识产权局对于最高院的观点似乎并没有全盘接受。国家知识产权局一方面认可将记载在申请文件中但未给出具体实验数据的技术效果作为事实基础予以考量，但在另一方面，还要求本领域技术人员能够从说明书中公开的内容中确信权利人在申请日前已经关注和研究该技术效果，并且能够从说明书公开的内容中得到该技术效果。国家知识产权局所论述的补充实验数据接受标准显然是比最高院更为严格的。

国家知识产权局关于是否接受补充实验数据的观点也体现在了修改后的审查指南第3.5.2节的例1中。该案例中，说明书中记载了请求保护的化合物A的实施例和实验方法，但并未提供实验结果数据，为了证明该技术效果已经公开，申请人补交了效果数据。对此，国家知识产权认为：“对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物 A 的降血压作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到”。因此，在审查创造性时，国家知识产权局将对该补充实验数据予以审查。

三、专利实践中的建议

分享嘉宾在最后阶段提到：在审查、无效和诉讼等提交后程序中，由于申请文件的内容已经不可更改，因此，站在权利人的立场来说，当然是尽可能地去争取补充实验数据能够被复审委员会和法院认可。从这个角度，权利人应当注意以下几点：

①在答辩过程中，注意结合“三步法”审查思路来陈述意见；

②提交并结合补充实验数据增强意见陈述的可信性和说服力；

③尽可能根据说明书记载的内容，合理设置补充实验；

④及时跟进最新的法律法规修改和指导性判例，在答辩过程中适当引用，增强意见陈述的可信性和说服力。

但是，一般走到需要提交补充实验数据的地步，都是专利审查比较靠后的关键阶段了。在这种情况下，一旦补充实验数据不被接受，那么，权利人可能就会陷入非常被动的局面。因此，应当尽量避免这种情况的发生。对此，嘉宾建议：

首先，在专利申请的时候就应当重视申请文件的撰写，注重创新点的挖掘和授权前景的评估，尽量避免后期需要提交补充实验数据的情况。

其次，应当在申请文件中合理设置实验数据，尽量排除或降低后期被挑战的风险。尽管目前对提交补充实验数据的条件有所放宽，但这也并非意味着补充实验数据就一定能被接受。补充实验数据的接受，一方面不能违背在先申请原则和诚实信用原则，另一方面至少需要满足最高院所论述的两个条件（积极条件和消极条件）。

再次，各国的创造性审查实践存在着差异。例如，美国在创造性审查中就没有涉及到对技术问题进行认定的环节，这就导致一些极端情况下，某些专利在我国或欧洲专利局能够获得授权，而在美国无法通过审查。因此，在申请文件的撰写阶段，应当结合各国的审查实践予以全面考虑。

最后，审查实践也会不断地发生变化。嘉宾提到，国家目前的趋势是逐渐放宽对补充实验数据的审查，但是，业界专家对此也存在着隐忧：审查尺度的不断放宽是否会导致新的审查实践问题。例如，在新的审查标准下，是否会诱使一些申请人在申请文件中记载众多的未经验证的技术效果，然后在后续程序中，根据需要随意选择和补充实验数据，以获得或者维持专利权。这种情况可能导致权利人的不当获利，不利于鼓励其他创新主体进行后续的发明创造。因此，随着审查实践的进一步变化，不排除国家知识产权局对补充实验数据的接受标准进行调整和修改的可能性。

编辑：梵高先生