8月17日-19日，由知产前沿新媒体举办的“第二届中国人工智能知识产权峰会”在杭州召开，本次大会吸引了线上与线下近500位人工智能IP人士参加。

SEP全球许可费争议是近年来的热门话题。在17日举办的SEP会前专题研讨会上，Via Licensing Corporation中国区总经理甘海兵主持了以“SEP全球许可费争议的诉讼思路”为主题的圆桌讨论，与谈人员包括华东政法大学知识产权学院教授黄武双、江苏省知识产权保护与发展研究院副院长姚兵兵和立方律师事务所律师吴旭婷。几位理论学者与实务工作者分别从各职业视角展开观点分享与经验交流。

知产前沿现将几位嘉宾的讨论内容整理成文，供人工智能知识产权从业人员参考学习。

如需购买第二届中国人工智能知识产权峰会直播回顾，请后台私信“CAIIPS 2022”

目次

一、我国SEP全球许可费争议的管辖权问题

二、禁令与禁诉令的适用问题

（一）禁令的适用问题

（二）禁诉令的适用问题

三、SEP许可费率计算方法

四、当事人“过错”的判断

五、专利池中的专利价值评估与NPE概念

一、我国SEP全球许可费争议的管辖权问题

我国自开始出现相关案件至今不过十年，总体发展较快。吴旭婷律师总结，我国司法实践在SEP全球许可费争议的管辖权问题上呈现三大特点。

第一，从裁判内容上看，我国在十年的时间内，从仅涉及中国费率到裁判全球费率。

在2013年，“华为诉IDC”案件开始由我国法院判决，广东省高级人民法院以密切联系地、当事人系中国公司作为管辖权依据，裁判内容是中国专利许可费，适用中国法律；此后，亦陆续出现关于SEP许可费的案件，仍局限于裁判中国的标准必要专利许可费和专利费率；后来，“小米与IDC”“三星与爱立信”“OPPO与夏普”等案件的出现，才有当事人请求我国法院裁决全球许可费率。2021年“OPPO与夏普”案件中最高院二审裁定我国法院具对裁判全球许可费的案件具有管辖权。

第二，裁判法院地域的多样化。

许可费案件早期，我国所有SEP相关案件审判法院集中于北京和广东，据统计，截止2018年9月，全国90%的相关案件审理均在上述两地，小部分在上海审理；自2019年开始出现其他地区具有能力也有意愿裁判许可费案件的管辖法院审理，裁判工作逐渐成熟。

第三，关于管辖权规则，因为涉全球许可费率的案件是权利人向标准组织做出FRAND许可声明，关于FRAND义务和FRAND许可费的性质，在中国法下还有争议，其融合了专利侵权和合同纠纷的性质，管辖原则如何确定具有不确定性。且标准必要专利的权利人大多是在我国没有住所地的外国公司，涉及涉外管辖。同时，权利人就其全球标准必要专利进行许可时通常倾向一揽子许可。

上述原因共同导致了管辖权争议，即中国法院是否可以裁非中国专利的许可费？我国通过十年的许可费裁判实践确立了管辖规则。最高人民法院确立的原则是适当联系原则，这延续了最密切联系地原则，即生产、研发、销售、专利实施或者我国专利的占比大，与中国具有密切联系，我国法院即拥有管辖权。如果确定我国法院有管辖权，最高人民法院确认该类纠纷具有高度特殊性，具有专利侵权和合同纠纷双重性质，适用其中任何一种法律关系争议的管辖规则都有可取之处。在“OPPO与夏普”案子还增加了专利许可的协商地、可供执行财产的扣押地等，相当于扩大了管辖范围。管辖规则的确立对今后法院审理全球许可费案件有很好的指导作用。

二、禁令与禁诉令的适用问题

姚兵兵院长为大会深度分析SEP禁令和禁诉令相关适用问题的现状与困境。

（一）禁令的适用问题

SEP最重要的原则是FRAND原则，该原则约束的对象包括专利权人和实施者。理论和实务研究对该原则的认识和理解是不同的，且该原则的内涵也是宽泛的，这在禁令的适用中会产生争议。

在FRAND约束下的SEP案件，判断当事人是否存在过错，是实施禁令的前提。是否存在过错，需要依据FRAND原则判断。几乎所有纠纷的最初，都是经过了充分的许可谈判过程，当事人各自坚持立场，给出许可条件，尽量寻求双赢。出现了纠纷后，虽然最佳的解决方式是市场，但是市场还是存在一定的局限性，难以为当事人塑造完全平等的环境，所以出现了僵局必须寻求司法解决。

发出禁令需要当事人举证，在其谈判过程中找出症结。当专利权人存在过错或实施者不当时，可能发布禁令；但也存在一种可能，即双方均无过错，只因市场变化等因素，导致协议无法进行。

协议的主要内容涉及SEP许可费的计算。因SEP许可的特殊性和复杂性，如何计算许可费率适当与否并不是一件容易的事。具体的计算方式有如可比协议方式，有一定参考意义，但不可忽视的适，因为每个专利实施者的获利能力、市场占有率、产品价值等因素不同，同一个权利人提出的许可条件可能存在千差万别。

所以，建议在谈判过程中寻求第三方评估机构的帮助，其收集的信息较为充分和完整的，也经历了市场检验，作为选择合适的可比协议的参考。再如自上而下法。该方法从理论上的最大优势是避免专利费堆叠发生，但是该计算方式会导致专利价值的评估会产生差异。

从目前来看，大多企业会根据已出的禁令裁判及时调整谈判策略。其实，多数案件难以裁判双方有过错，法院是否会出具禁令存在困境，这是全球性的问题。

（二）禁诉令的适用问题

禁诉令是一个程序性问题，随着近年来涉及国际市场的案件的出现和增加，并且国内确定可以裁判全球费率时而走入大众视线。在“华为与康文森”案件中，在国内的二审审理程序中德国法院也作出判决，这对中国诉讼程序带来现实风险，因此中国二审法院裁定被申请人不得向德国法院申请执行德国的判决。也就是学者所称的禁执令，即禁止当事人在一定期间内不得申请执行他国法院已经作出的具有可执行效力的判决的命令划分为禁执令，可以说这是一项程序性权利。但却对当事人的实体权利产生实质影响。

SEP的全球性带来许多不便。SEP纠纷还存在国家之间管辖权的争议，且SEP费率是全球的，但是专利权利本身是各国授予的，这意味着权利是因国而异的。所以从法律角度看，SEP的地域性仍极为显著。当然，各国均会运用法律制度以寻求正当诉讼的程序解决问题，但目前关于各种程序性权利的适用及其影响，仍然在处于一定的混乱状态。

国际私法上在处理国际平行诉讼时有两个重要原则，即不方便法院原则和司法礼让原则，但在SEP案件中难以真正实现，在相当长时间可能出现禁令、禁诉令、反禁诉令等程序行为反复的状况，以至于国内媒体对涉及不同国家发出的禁令或禁诉令等发表评论时，对国外判决产生的影响采取十分谨慎的态度，所涉及当事人更是谨言慎行。

三、SEP许可费率计算方法

黄武双教授首先对FRAND原则进行解释。FRAND原则的内涵指公平、合理、无歧视，公平是指权利人和标准使用人地位平等、非受胁迫进行协议；合理指权利人收取的许可费率能够反映专利技术纳入标准前所具有的真实价值；无歧视，许可人对相似地位的标准实施人给予相似的许可待遇，一般以地域、规模大小、销售量为标准推算。

许可费率的计算方式理论上有三种：

• 自上而下法是最合理、常见的方式，可以规避专利费堆砌问题，缺点是总累计费率需要行业共识；
• 自下而上法，缺乏参照，被采纳的少；
• 可比协议法，因为谈判过程中协议是受商业秘密保护的，且每份许可协议的专利范围和专利许可范围不同，可能需要拆解，如交叉许可费、专利包的强度等需要拆解成单项费率，所以计算难度较高。

而上述三种方法都不如实际谈判来的靠谱，因为谈判过程也是对各自条件完整展示、充分博弈的过程，可反映当事人真实意思，在司法裁判中也尽可能还原谈判过程，谈判破裂才由司法机关介入、引入上述计算方式。

自上而下法是最常见且有效的计算方式，具体参考案例如无线星球诉华为案以及美国法院判决的TCL诉爱立信案。自上而下法指的是先估算出从某一产品的实施某项标准时所必需的所有专利的整体价值（或整体许可费），再计算每项专利对整个标准必要专利整体的价值比例。

在自上而下法中对专利价值的估算，采用最小可受单元还是整体市场价值计算方法，一般认为采取整体市场价值计算方法是符合实践的操作规则的，即以专利技术对产品增值的部分计算，体现出专利技术对产品的贡献率进行专利价值评估。

在计算过程中，权利人和实施人会向法院申报计算公式中的各项参数的参照标准，但总归会出现冲突。若由法院来裁判，只能以最现实的方式找出尽量折中、相对合理的计算方法，就当事人提供的数值标准进行适当调整。

甘海兵总结道，每个专利强度不同，各自的技术价值和市场价值不同。很多应用专利是在基础专利基础上创造出来的，应用专利和基础专利的技术价值和市场价值是有很大差距的。所以，在实际处理费率问题时是很复杂的。

四、当事人“过错”的判断

如果实施人在谈判中利用各种条件延长谈判期限，权利人因此提起诉讼，是否存在过错？姚兵兵认为并不必然。实施人适当的拖延是普遍存在的情况，因为实施人会根据其实力、市场份额等情况的变化，从自身利益最大化来评估谈判策略。

我国企业现在是较为集中的实施人，如果要求其在协议到期后仍继续履行协议，对于实施人来说是存在实际困境的。所以，实施人利用规则拖延谈判、选择对自己有利的因素来“讨价还价”，并不必然构成过错。

过错需要综合许可谈判中的各项因素，从总体判断。单纯的拖延期间，难以判断双方过错的情况。同样的，权利人未经过充分协商就提起诉讼，也并不当然存在过错。例如德国法院审理的“诺基亚与OPPO”案，起诉的时间是上个协议刚到期，但从德国法院判决看，其并不认为权利人存在过错，仍然发出了禁令，产品走到了最终要退出德国市场的结果，导致了当事人后续谈判策略增加了不确定性。所以，合同到期就提起诉讼不一定存在过错，因为还存在多种原因对双方权利义务产生影响，具体情况应具体分析。

甘海兵提出，拿到禁令后，德国法院还给权利人和实施人和解的机会，即禁令执行机制，在最后是否执行停止销售的禁令前，双方还可以积极磋商达成合意，从而最终签署授权许可协议的概率很高。

五、专利池中的专利价值评估与NPE概念

如何确保进入到专利池中的专利是好的、高价值的专利？甘海兵认为，专利入池最核心的是专利评估，而专利价值的高低、好坏评估成本高，一般会请目前现有的较有声望的、资质齐全的独立第三方评估。做完了专利评估，专利池才决定能否将专利纳入池。每个专利池的运营机制不同，一般主要是公司核心文化，许可谈判风格，入池专利管理，许可费率评估、的不同。

另外，关于NPE，其本身产生是有利于专利运营的发展，能够帮助促进和加快专利流通使用和变现。但是，目前市场上有些NPE不通过正常许可谈判就通过激进诉讼进行投机获利，使得原本中性NPE，概念被一定程度的异化和曲解，这样不利于专利的运营，也不利于高科技创新。

编辑：Sharon