吕国良 | 马德里体系基本特点与最新发展

更新时间:2024/2/2 17:41:41点击:659 YIPEVENTS

品牌荣耀,智慧聚焦,在众多品牌商标保护领域专家学者、法务同仁、律师朋友的关心与支持下,第二届知产前沿商标论坛(IFTF 2024)于北京中成天坛假日酒店圆满闭幕!

此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办,为期两天整的论坛以“商标力量:赋能品牌价值,引领创新未来”为主题。

在1月19日的论坛上,联合国世界知识产权组织(WIPO)中国办事处高级顾问吕国良为本次大会带来“马德里体系基本特点与最新发展”主题演讲。知产前沿现将吕老师的现场主题发言内容整理成文,供知识产权业内人士参考学习。

目次

一、引言

二、中国商标申请现状

三、商标国际注册马德里体系及其最新发展

四、结语

一、引言

商标是全世界使用最广泛的注册知识产权(Trademarks are the most widely used form of registered IP throughout the world.)。2013世界知识产权报告《品牌——全球市场上的声誉和形象》指出,所有经济行业的企业,不管其规模大小,无论其属于比较发达的国家还是相对欠发达的国家,当它实现商品和服务的商品化时,都需要依靠品牌。作为品牌的法律形式,商标是迄今为止使用最为广泛的注册知识产权形式。

与任何其他知识产权工具相比,企业更倾向于使用商标。在OECD国家中,对于制造业和服务业两个领域的创新与非创新型企业而言,相对于专利、工业品外观设计和版权,商标的重要性更为凸显,虽然企业仍然习惯于将其他知识产权保护工具结合使用。

OECD国家使用知识产权工具的企业在所有企业中所占的比例统计如图。

来源:欧盟统计局,2005年。

来源:欧盟统计局,2005年。

二、中国商标申请现状

自改革开放以来,中国商标事业开启新的辉煌,在提升品牌声誉、营造良好的竞争环境、促进创新型国家建设方面发挥了积极作用。中国商标申请现状是数量大幅增长,领先世界。根据WIPO最新发布的2023年《世界知识产权指标》年度报告:从90年代开始,中国的商标申请数量激增,并在2001年超过了美国局,使中国成为全球受理商标申请最多的知识产权局,已经保持了二十多年。

1883-2022,五大知识产权局商标申请趋势如图。

2022年,以类别计算的所有商标申请活动的62.5%发生在中国、美国、印度、土耳其和欧盟知识产权局。来自中国居民的申请占全球商标申请活动的48.3%。

来源:WIPO Statistics Database, November 2023。

2022年,十大原属国提交的商标申请数量(按商标类别计算)如下图所示。

2022年,尽管中国申请人的申请比2021年少了五分之一,但是,中国申请人仍然保持着作为世界上最活跃的申请人的地位。中国的商标申请(按类别)数量超过750万件,其次是美国的申请数量为76.7万件。自21世纪初以来,中美两局一直占据着前两名位置。值得注意的是,中国的商标申请数量在此(20多年的)期间增长显著,从2008年的不到美国的两倍增加到2022年的近10倍。这一增长主要归因于中国申请人在国内提交的大量商标申请。

来源:WIPO Statistics Database, November 2023。

虽然中国商标申请数量多,但商标核心指标仍存在差距。2022年,中国申请人提交的申请(7,678,344)中,绝大多数(95.1%)的申请(基于申请类别计数)仅用于在中国境内寻求保护。只有不到5%在国外提交。美国则有50%左右的商标是在国外申请的。事实上,这种高度国内导向的趋势在过去二十五年中一直持续存在,每年至少有93%的中国申请人只会在本国境内提交商标申请。

对于中国申请人国内申请与国外申请数量的对比,从不同角度会给出不同的解释。如中国商标申请主要集中在国内,说明中国企业缺乏国际化意识;或者,说明了中国绝大多数企业还缺乏海外市场竞争的能力。

中国本地商标的国际化程度偏低,反映了总体上中国企业的海外商标战略还有很大的提升空间。其中很重要的一个方面就是要培养我们的企业树立商标布局的国际观,即商标申请和布局要具备国际视野。在中国企业和品牌出海需求持续走高的大趋势下,特别要让有意参与国际竞争的企业明白,商标注册申请的全球合理布局是实现海外市场竞争的重要手段。

在这方面,WIPO提供的全球知识产权服务,特别是商标国际注册马德里体系,能够助力中国企业快速实现商标的海外注册和布局。

三、商标国际注册马德里体系及其最新发展

一、商标国际注册马德里体系概况

依据WIPO管理的《商标国际注册马德里协定》和《商标国际注册马德里协定有关议定书》建立的商标国际注册和保护体系统称为“马德里体系”。

马德里体系旨在--为在世界各地注册和管理商标提供一站式解决方案。申请人只需使用一种语言、提交一份申请、使用一种货币(缴纳一组费用),即可在马德里体系覆盖的130个国家的领土上保护客户的商标。通过一个集中化的系统就能管理全部商标。

二、使用马德里体系应当具备的条件

申请人应具备马德里体系的使用资格,必须在马德里体系的任何一个成员内有真实有效的工商营业所,或者有住所,或者是其国民/自然人。

同时,申请人在提交国际申请前,必须已在所属成员国的商标主管机关取得商标注册或提交商标申请(马德里体系的基础商标原则)。

三、马德里体系如何运作的概述

国际商标注册流程分为三个阶段。

第一阶段:通过所在国家或地区的知识产权局(原属局)提交申请

要在马德里体系下提交商标国际申请,申请人必须拥有基础商标,这意味着申请人必须首先在原属局申请或注册相同的商标,此申请或注册(称为“基础商标”)将成为您马德里体系下的国际申请的基础。国际申请必须通过该原属局提交,也就是说,不能直接向国际局提交。国际局接受以三种语言(英语、法语和西班牙语)提交的国际申请,但原属局可能会限制提交语言的选择。

提交国际申请时,您必须列出您的商标所涵盖的商品和服务,指定您寻求保护的国家或地区,并支付所需的费用。

国际申请由原属局受理和证明,原属局必须证明出现在国际申请中的项目与基础商标的项目相一致。具体而言,原属局必须证明国际申请中出现的商品和服务清单与基础商标的对应清单相一致或包含在基础商标的清单中。

之后原属局应将国际申请转送国际局。

第二阶段:由WIPO进行形式审查

WIPO国际局收到通过原属局提交的国际申请以后,将对其进行形式审查,例如审查商品和服务的分类以及规费缴纳等情况。如果申请有不规范(例如缴费信息有误或缺失),国际局将相应通知原属局和申请人,并说明如何在三个月的时限内对其进行补正。

如果申请符合要求(即没有不规范),商标将在国际注册簿上登记,成为国际注册。国际局将给注册人发送注册证并通知被指定缔约方。之后,商标将在《WIPO国际注册公告》(《公告》)上公布。

需要指出的是,注册证不意味着商标在每一被指定缔约方都获得了保护。它只表明国际申请通过了国际局的形式审查,并作为国际注册在国际注册簿上进行了登记。也即:国际注册的保护范围在程序的这个阶段还是未知数。只有在申请人为商标寻求保护的缔约方的主管局进行实质审查并作出决定之后才能确定,

第三阶段:被指定缔约方主管局在收到国际局已对商标进行注册的通知以后,将根据其本国或本地区的法律,对商标进行实质审查,以决定是对商标授予保护,还是驳回保护。国际局将在国际注册簿上记录各局的决定并通知相应的申请人。

如果在驳回期限(12个月或18个月)届满前,在主管局的程序均已完成,该局没有发现驳回理由的,应尽快(在驳回时限届满前)向国际局发出声明,说明对商标给予保护。该声明在国际注册簿中登记并在《公告》中公布,副本被送交给国际注册的注册人。

如果某个被指定缔约方主管局在依职权的审查中发现有驳回理由,全部或部分拒绝保护(驳回)你的商标,该驳回决定并不影响其他主管局的决定。驳回决定必须在规定的驳回期限内(即12个月或18个月)向国际局作出,并由国际局通知给注册人。原则上,注册人会有机会对驳回提出申诉。后续的申诉程序以及所适用的时限将取决于具体缔约方的法律。

商标国际注册有效期为10年。每个10年期结束,可以直接向WIPO续展注册,在有关指定缔约方取得效力。

四、马德里国际商标的后续管理

商标一旦获得国际注册,就可以很容易地通过马德里体系对其进行后续管理。事实上,国际注册的续展或变更(例如所有权变更,或者注册人名称、地址变更),只需通过一个简单的流程就能针对所有被指定缔约方在国际注册簿上进行登记。

此外,马德里体系具备一个独特优势,即在商标获得国际注册以后,任何时候都可以通过增加缔约方(“后期指定”)来扩大商标被保护的地域范围。

最后,但也是很重要的一点是,马德里体系非常灵活,允许各种量体裁衣的变更,例如仅在部分被指定缔约方或仅就部分商品或服务转让某项国际注册。

五、马德里体系的总体优势

1. 简单方便。可以将国家注册渠道与马德里体系进行对比。

马德里体系·

传统国家注册渠道

一个主管局·

多个主管局

一份申请书.

多份申请书·

一种语言(英/法)·

多种语言·

一种货币(瑞郎)

多种货币·

·一项国际注册·

多次注册·

一次续展·

多次续展·

一次变更

多次变更

驳回时才需要国外律师

申请时就需要国外律师

2. 快捷可预期。其流程如图。

原属局对申请核准并传递给WIPO通常不超过1个月。WIPO对申请进行形式审查实际上不超过21天,很快就可以进入国际公布。一旦国际公布,被指定缔约方主管局必须在12或18个月内作出驳回或授权的决定。整个时间轴不超过24个月就走完注册程序。

3. 节约成本。

马德里体系费用以瑞士法郎向WIPO缴纳:

1) 缴纳给WIPO国际局的 基本费(含3类商品/服务):

  • 653瑞士法郎 – 黑白商标图样
  • 903瑞士法郎 – 彩色商标图样

2) 缴给被指定缔约方的规费

  • 标准规费:补充费(每缔约方100瑞郎)和附加费(3类以上每类100瑞郎) 或者
  • 单独规费(有声明时)

范例:如果某企业欲在法国、德国和意大利3个国家注册10个类别的商品,黑白商标图样:

通过传统方式(巴黎公约方式)逐一国家申请的规费计算:法国、德国、意大利3个国家每个类别的费用为9000元人民币左右,10个类别是9万元左右,在3个国家申请注册的费用约合27万元左右。

通过马德里体系的规费:653瑞士法郎(基本费)+300(补充注册费)+700(附加费)=1653瑞士法郎,约合人民币1.1万元。

对比之下,通过马德里体系申请费用可节省约95%。

六、马德里体系的新发展

马德里体系已有132年悠久历史。马德里体系目前拥有114个成员【包括欧盟和非洲知识产权组织(OAPI)】,涵盖130个国家。

马德里成员总和占全球所有国家数量的67%。2022年,马德里成员总和占世界经济活动(GDP)的88%,占世界人口的82%。

马德里体系的生命力仍然保持旺盛。2019年11月26日,马德里体系迎来了第150万件国际注册,这是国际商标体系的重要里程碑。自马德里体系建立以来的170万国际注册中,约有一半(855749)在2022年仍然有效。

从2015年11月起,马德里体系的所有缔约方都是马德里议定书的成员,议定书管辖缔约方和用户之间以及与之有关的一切业务活动,使得马德里体系的使用更为简便。

通过马德里体系1893年注册的最老的瑞士钟表“浪琴”商标,现在仍然是有效的国际注册商标(最初于1889年在瑞士注册,1893年在国际上注册)。

随着马德里体系的普及和被各国所采用,马德里体系的生命力仍然保持旺盛。

马德里国际申请趋势

马德里国际申请趋势(2012年-2022年)如图。继2021年大幅增长15%后,2022年马德里体系的使用减少6.1%,2022年提交的马德里申请量估算为69,000件(仍比2020年高出8%)。

来源:WIPO统计数据库,2023年3月。

2022年排名前十位原属国的国际申请量如图。2022年,位于美国、德国和中国申请人的申请量虽然同上一年相比都有所下降,但仍然是最活跃的马德里体系申请人,总体上总是在增长的。

来源:WIPO统计数据库,2023年3月。

排名前十位原属国的马德里申请量总和约占2022年所提交总量的70%,这一占比十年来几乎保持不变。

2022年前20个原属国的国际申请做出的指定。2022年,美国申请人不仅再次提交了最多的马德里申请,而且仍然在马德里申请中做出的指定最多(87,110项),以扩大其商标的地理保护范围。这一数字是位列第二的中国申请中所做指定数量(58,891项)的近1.5倍。德国申请人(45,172项)在2022年马德里指定数量中排名第三,其后是联合王国(28,972项)和法国(28,095项)。

2020年-2022年,排名前十的马德里申请人如图,中国华为公司连续三年位居马德里国际申请全球前十。华为公司的数据表明,品牌推广是确保企业研发投资获得回报最重要的机制之一。

马德里体系的最新成员

  • 加拿大、巴西加入WIPO国际商标体系。马德里体系已于2019年6月17日和2019年10月2日分别对加拿大和巴西生效。
  • 随着2019年12月27日马德里体系对马来西亚生效,东盟十国中的个 9 国家(除缅甸外)都已成为马德里联盟的成员。

2021年,部分原属国的申请人分别通过巴黎公约途径和马德里途径分别在加拿大和巴西提交商标申请的情况。

来源:WIPO Statistics Database, March 2023.

来源:WIPO Statistics Database, March 2023.

WIPO提供的最新的马德里在线服务(https://madrid.wipo.int)

eMadrid-为客户获得商标国际保护的数字通道,提供检索、申请、监视、管理服务。为客户提供集中和安全的自助式访问,以获得管理商标国际注册所需的马德里体系所有在线服务和工具。

马德里体系管理商标国际注册,一旦客户通过WIPO的马德里体系获得国际商标注册,必须保持最新状态。eMadrid为客户提供直接和集中访问我们的马德里体系在线服务套件,使客户可以监视注册、扩大注册保护范围、删减商品和服务、放弃在某些成员的保护、管理代理人、变更联系信息(注册人和/或代理人)、 变更所有权(全部或部分)、续展一项或多项注册等等。

马德里公开网络研讨会(Madrid System webinars)(
https://www.gotostage.com/channel/wipo-madrid-public-webinars-multi)提供讲座、课程。

马德里体系法律工作组讨论的重要议题简介:

  • 答复临时驳回的最短期限:引入最短答复时限和指明最后期限的义务。

工作组同意,引入两个月的最低时限,将为商标注册人管理其权利组合提供重要的保证和稳定性。马德里联盟大会通过了工作组于2022年11月建议的实施细则修正案。这一修正案的生效日期为2023年11月1日,其中引入了供注册人答复临时驳回的至少两个月的时限,以及主管局明确指出相关时限的起止日期的义务。

  • 缩短依附期,将依附期从五年缩短至三年。

工作组讨论了将依附期从五年缩短到三年的可能性,这将需要召开一次外交会议。虽然这种缩短不会完全消除依附可能给商标所有人带来的不确定性,但它将减少国际注册被随之注销的风险。这个议题的讨论仍在由工作组进行审议。

  • 语言事项,在马德里体系的语言体系中增加中文、阿拉伯文和俄文等。

增加语言数量将吸引更多的用户使用马德里体系,因为更多的商标所有人将能够以其本国语言提交和管理申请和注册。这个议题正在由工作组审议。

四、结语

中国企业应高度重视利用国际资源,特别是WIPO提供的全球知识产权服务资源来助推企业快速实现知识产权海外布局。WIPO全球IP保护体系对希望在全球范围内保护自己发明、商标和工业品外观设计的中国企业来说,意味着更高的申请效率,经济的申请和维护成本。作为知识产权领域国际合作的成功范例,WIPO全球IP保护体系本身具有的可靠性,灵活性和便利性,使其可以成为企业快速实现知识产权申请与保护海外布局的得心应手的友好工具。

作者:吕国良

编辑:Eleven